Hold Your Dark Horses: Taylor v Killer Queen LLC [2026] HCA 5 and "Assiduous Infringers"
El texto comenta la sentencia de la High Court of Australia en Taylor v Killer Queen LLC [2026] HCA 5, del 11 de marzo de 2026, que cierra una disputa marcaria de diecisiete años entre la diseñadora australiana Katie Jane Taylor y la cantante estadounidense Katy Perry. Las autoras explican que el tribunal acogió la apelación de la diseñadora, concluyó que el uso de su marca respecto de productos de la clase 25 no era susceptible de dañar la reputación de la cantante ni de generar confusión, y revirtió la cancelación del registro, que se mantiene vigente. Destacan el desarrollo del principio del "assiduous infringer": quien entra al mercado en segundo lugar y adopta de manera persistente una marca similar a un registro anterior no puede luego invocar la confusión que él mismo creó para pedir la cancelación de ese registro. Señalan además que el asunto fue remitido a la Full Court para resolver la infracción, las defensas, los perjuicios y las costas, y que IP Australia actualizó su Trade Mark Examiner's Manual para recoger el criterio de que la reputación debe referirse a bienes o servicios determinados.
Lessons regarding Misrepresentations in Evidence of Use of Trade Marks
El artículo examina la decisión del Pleno del Tribunal Federal de Australia en Caporaso Pty Ltd v Mercato Centrale Australia Pty Ltd [2024] FCAFC 156, sobre el carácter distintivo de marcas en idiomas distintos del inglés y la causal de oposición del artículo 62(b) de la Trade Marks Act 1995. Las autoras relatan que Caporaso, titular de la marca MERCATO, demandó por infracción a Mercato Centrale Australia, y que en primera instancia se rechazó la infracción, mientras que en apelación el Pleno acogió la interpretación del artículo 62(b) y canceló el registro por contener la declaración de prueba de uso afirmaciones falsas en aspectos materiales para su aceptación. Destacan que el tribunal discrepó del juez de primera instancia sobre la similitud engañosa, al considerar que los angloparlantes leerían CENTRALE como un añadido descriptivo similar a submarcas como Coke Zero o Pepsi Max. Concluyen que las palabras extranjeras pueden ser inherentemente distintivas si no son ampliamente comprendidas en Australia, y que la exactitud de la prueba de uso es crucial porque las falsedades materiales pueden derivar en la cancelación del registro.
