Law firm
Banki Haddock Fiora
5 articles · 1 practice area · 1 country · 3 years · Legal Industry Reviews
- Intellectual Property
Hold Your Dark Horses: Taylor v Killer Queen LLC [2026] HCA 5 and "Assiduous Infringers"
El texto comenta la sentencia de la High Court of Australia en Taylor v Killer Queen LLC [2026] HCA 5, del 11 de marzo de 2026, que cierra una disputa marcaria de diecisiete años entre la diseñadora australiana Katie Jane Taylor y la cantante estadounidense Katy Perry. Las autoras explican que el tribunal acogió la apelación de la diseñadora, concluyó que el uso de su marca respecto de productos de la clase 25 no era susceptible de dañar la reputación de la cantante ni de generar confusión, y revirtió la cancelación del registro, que se mantiene vigente. Destacan el desarrollo del principio del "assiduous infringer": quien entra al mercado en segundo lugar y adopta de manera persistente una marca similar a un registro anterior no puede luego invocar la confusión que él mismo creó para pedir la cancelación de ese registro. Señalan además que el asunto fue remitido a la Full Court para resolver la infracción, las defensas, los perjuicios y las costas, y que IP Australia actualizó su Trade Mark Examiner's Manual para recoger el criterio de que la reputación debe referirse a bienes o servicios determinados.
Freya Hine, Alison McGinnAustraliaJune 3, 2026Banki Haddock Fiora - Intellectual Property
Lessons regarding Misrepresentations in Evidence of Use of Trade Marks
El artículo examina la decisión del Pleno del Tribunal Federal de Australia en Caporaso Pty Ltd v Mercato Centrale Australia Pty Ltd [2024] FCAFC 156, sobre el carácter distintivo de marcas en idiomas distintos del inglés y la causal de oposición del artículo 62(b) de la Trade Marks Act 1995. Las autoras relatan que Caporaso, titular de la marca MERCATO, demandó por infracción a Mercato Centrale Australia, y que en primera instancia se rechazó la infracción, mientras que en apelación el Pleno acogió la interpretación del artículo 62(b) y canceló el registro por contener la declaración de prueba de uso afirmaciones falsas en aspectos materiales para su aceptación. Destacan que el tribunal discrepó del juez de primera instancia sobre la similitud engañosa, al considerar que los angloparlantes leerían CENTRALE como un añadido descriptivo similar a submarcas como Coke Zero o Pepsi Max. Concluyen que las palabras extranjeras pueden ser inherentemente distintivas si no son ampliamente comprendidas en Australia, y que la exactitud de la prueba de uso es crucial porque las falsedades materiales pueden derivar en la cancelación del registro.
Freya Hine, Alison McGinnAustraliaOctober 15, 2025Banki Haddock Fiora - Intellectual Property
Closely Related Goods and Services Update Gives Class 35 Registrations Undue Power
El artículo comenta la actualización de mayo de 2024 al Trade Marks Manual of Practice and Procedure de IP Australia, que amplió el criterio de bienes y servicios estrechamente relacionados más allá de la lista acotada de vehículos, joyería y vestuario. Las autoras explican que ahora cualquier bien vendido habitualmente por canales minoristas o mayoristas puede considerarse estrechamente relacionado con los servicios de venta de la clase 35, lo que habilita objeciones bajo la sección 44 de la Trade Marks Act. Advierten que la función de búsqueda por clases asociadas todavía no refleja el cambio, por lo que recomiendan efectuar búsquedas adicionales en clase 35 al evaluar la disponibilidad de una marca. Concluyen que registros amplios en clase 35 pueden bloquear solicitudes en las 34 clases de bienes y plantean si IP Australia debiera eliminar de su lista de términos aceptables las reivindicaciones genéricas de servicios minoristas.
Zoe McGrath, Alison McGinnAustraliaJuly 29, 2025Banki Haddock Fiora - Intellectual Property
Copyright Infringement: A Winning Strategy for Packaging Claims against Competitor
El artículo comenta Hampden Holdings I.P. Pty Ltd v Aldi Foods Pty Ltd [2024] FCA 1452, donde la Federal Court of Australia confirmó que la infracción de derechos de autor sobre las imágenes de un envase puede prosperar como causa de acción adicional a las de passing off y marcas. Los autores explican que el tribunal consideró de forma acumulativa los elementos de diseño y layout de los envases de la línea infantil Bellies reproducidos por Aldi, y otorgó daños adicionales por la flagrancia de haber desarrollado deliberadamente un empaque semejante al de un competidor. Destacan que elementos poco originales por sí solos, como un fondo blanco o una diagramación a dos columnas, sí pueden ser significativos al valorarse en conjunto con dibujos, tipografías y fotografías. Concluyen advirtiendo a los desarrolladores de productos sobre el riesgo de usar envases ajenos como referencia al diseñar marcas propias.
Alasdair Doctor, Dougal PhillipsAustraliaMarch 11, 2025Banki Haddock Fiora - Intellectual Property
Protecting Shape Trade Marks in Australia
El texto comenta la evolución de la jurisprudencia australiana sobre marcas de forma, que suelen enfrentar objeciones de falta de carácter distintivo ante IP Australia. Las autoras analizan RB (Hygiene Home) Australia Pty Ltd v Henkel Australia Pty Ltd [2024] FCAFC 10, referido a la forma de unas pastillas de lavavajillas, donde se resolvió que el uso como marca no depende de cuán eficaz sea el signo, sino de si el consumidor lo percibe con carácter de marca e indicador de origen. Explican que la función de marca puede ejercerse en distintos lugares del envase y con distinta intensidad, de modo que la prueba de uso de la forma puede servir para superar la objeción de distintividad, y observan que el registro ofrece una protección más duradera que los derechos de diseño.
Vina Ngo, Alison McGinnAustraliaNovember 7, 2024Banki Haddock Fiora
